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Il know how: una proprietà intellettuale troppo poco considerata Stampa
Proprietà intellettuale
Scritto da Gianluca Craia   

Quando parliamo di know how intendiamo quell'insieme di conoscenze e abilità operative necessarie per svolgere determinate attività all'interno di settori industriali e commerciali.

Queste conoscenze non sono necessariamente protette da una privativa sia perché possono non essere brevettabili o diversamente tutelabili, sia perché il titolare può aver scelto di non porle sotto tutela.

Ma non può esservi proprietà intellettuale senza Know - how.

"Sapere  come" ricercare, organizzare e sfruttare le informazioni e la conoscenza è un presupposto necessario dell'innovazione.  Se l'impresa non tutela il suo know how è condannata alle ultime file del mercato

Di seguito proponiamo una analisi della nascita del fenomeno e delle possibilità di tutelarlo quale vero  e fondamentale motore dell'innovazione.

Definizione e individuazione dei confini del fenomeno

Volendo circoscrivere i confini del Know how con lo scopo di darne una definizione è necessario   fare riferimento al regolamento CE 772/2004  art.1 lett i).

Esso prevede che per know how si debba intendere un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e prove.

Spostandoci nel nostro paese al fine di ricercare una prima definizione rivolgersi a Cassazione Civile  sent. 15 gennaio 1981 n. 3931 che lo definisce come "l'insieme non divulgato delle informazioni tecniche brevettabili o no, che sono necessarie alla riproduzione industriale come tale, e nelle stesse condizioni, di un prodotto o di un processo".

In questa prima definizione povera di dettagli  si fa riferimento al solo know how inteso nel senso tecnico del termine.

Soltanto con una successiva pronuncia della Suprema Corte con la sent del 25 febbraio 1985, n. 1699 viene ampliato il concetto  ricomprendendovi anche nozioni di carattere commerciale che riguardino gli aspetti organizzativi gestionali dell'impresa.

Appaiono due diverse figure di know how, una intesa in modo ristretto o aventi carattere oggettivo, l'altra più ampia.

Brevemente diremo che la prima consiste in quel complesso di conoscenze che vengono richieste al fine di produrre un determinato bene, per l'attuazione di un processo produttivo nell'ambito della tecnica industriale e mercantile.

Queste vengono desunte da studi ed esperienze attinenti al settore organizzativo, che attiene ad abilità e capacità del soggetto, personali. Si introduce  l'elemento della segretezza che andrà a caratterizzare la fattispecie in questione nell'evoluzione successiva.

Secondo invece l'accezione più ampia, il know how comprenderebbe le esperienze connesse a capacità o abilità personali, che però non essendo materiali, non possono costituire un bene suscettibile di essere trasferito.
In questo primo periodo, Il know how viene rilievo come bene avente rilievo patrimoniale autonomo solo se considerato in senso stretto e caratterizzato da segretezza, novità e trasferibilità a terzi.

In una successiva pronuncia della Cassazione (sent. n. 659/1992),

vengono specificati per la prima volta i requisiti della novità e segretezza del know how.

Per novità vengono intese "le conoscenze che apportano vantaggi d'ordine tecnologico o competitivo, sul piano della produzione e del marketing";

mentre per segretezza  le conoscenze  che "non siano di dominio comune, nel senso che non siano divulgate e la loro divulgazione presupponga un atto di concessione del possessore, ed i terzi non possano acquisirle che attraverso la predetta concessione, oppure creandole in via autonoma".

Infine è necessario porre attenzione l'attenzione alla sentenza della suprema Corte n.25008 del 2001, relativa alla fattispecie di rivelazione di segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.); a quanto emerge dalla sua analisi, possiamo notare come il requisito, prima ritenuto fondamentale, della novità, non risulti più essere una caratteristica essenziale per determinare la fattispecie di know how,  a differenza della segretezza  in relazione a un "non interesse" alla divulgazione delle conoscenze.

Il know how quindi  risulta come quell'insieme di informazioni e conoscenze atte ad individuare un "saper fare", sapere rivolto a quel determinato settore d'attività all'interno del quale l'imprenditore opera e organizza la propria attività. Per questo rientra nel concetto delle "applicazioni industriali" ai cui fini i requisiti di innovazione e originalità non vengono più richiesti.

Nel corso degli anni quindi "si è assistito ad un graduale ampliamento del concetto di know how in senso economico, poiché in esso la giurisprudenza è venuta a comprendere non solo cognizioni di natura tecnica, ma anche di natura commerciale, sia aventi natura oggettiva che aventi natura soggettiva indipendentemente dalla segretezza o dalla novità delle stesse"."Il know -how e la tutela dei segreti d'impresa" B. Franchini Stufler, G.Giappichelli Editore-Torino

Oltre l'elaborazione giurisprudenziale è andata la disciplina comunitaria che oltre ad affrontare il carattere generale definitorio, ha provveduto alla puntuale definizione dei requisiti essenziali nel senso seguente

  • la segretezza, intesa come non notorietà delle conoscenza e facile accesso alle stesse. quando si parla di segretezza bisogna intenderla nel senso " che non siano nel loro insieme...generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore", "che abbiano valore economico in quanto segrete" e che "siano sottoposte a misure adeguate a mantenerle tali". Di conseguenza non è necessario che sia non nota ogni singola informazione, ma è invece rilevante il fatto che il loro insieme derivi da una elaborazione dell'azienda: è in questo modo che il know how acquista valore economico aggiuntivo rispetto ai singoli componenti che ne fanno parte.
  • la sostanzialità, intesa come utilità delle conoscenze per la produzione industriale,
  • l'individuatezza delle informazioni cioè la descrizione esauriente di tali conoscenze, in modo tale da permettere la loro connessione con i due principi sopra riportati.

E' possibile quindi concludere che ad oggi l fenomeno risulta avere confini bene delineati anche se la tutela del bene  Know how  presenta ancora necessità interpretative soprattutto alla luce della disciplina del Codice dell Proprietà Industriale.

Tutela giuridica del know how alla luce delle nuove disposizione dettate dal Codice della proprietà Industriale

Con il termine know how vengono identificate solitamente le conoscenze di carattere tecnico industriale, ma vi si ricomprendono anche le regole che riguardano l'organizzazione imprenditoriale, la commercializzazione dei prodotti, le tecniche di vendita e più in generale tutto ciò che attiene alla gestione dell'impresa.
Questo tipo di know how, c.d. commerciale permette agli imprenditori di conoscere ed utilizzare nuovi insegnamenti della tecnica, con notevoli risparmi sia in termini di tempo che di investimenti.

Per quanto attiene alla sua protezione a livello giuridico e normativo, è necessario premettere innanzi tutto che il know how non rientra a pieno nella categoria dei beni giuridici immateriali dato che non è nè un'invenzione industriale, né un marchio, né è ricoperto dalla tutela posta dalla legge sul diritto d'autore.

In Italia non è tutelato in assoluto, ma la sua protezione entra in gioco solo al verificarsi di determinate circostanze, previste dalla legge oppure pattuite fra le parti del contratto che lo disciplina.
Infatti è da tenere presente una differenza importante per cui, le conoscenze brevettate sono protette di per sè e non in considerazione di una mera eventuale condotta lesiva che potrà aversi in futuro, mentre le conoscenze segrete, quelle attinenti proprio alla natura del know how, vengono protette solo in presenza di un comportamento scorretto. Da quanto detto emerge che in mancanza di un comportamento sleale, non c'è lesione del segreto d'impresa.

Affinché quindi possa essere tutelato, l'imprenditore che ne è titolare, deve porre delle misure di salvaguardia rivolte non solo all'esterno verso i terzi, ma soprattutto all'interno del suo settore lavorativo verso i propri dipendenti e collaboratori, predisponendo strutture ad hoc attraverso l'inserimento di specifiche clausole nel contratto di lavoro con i propri dipendenti al fine di mantenerne il segreto, clausole che hanno la caratteristica della ultrattività, quindi con efficacia e valore vincolante anche per gli ex-dipendenti, come stabilito dalla Cassazione con sent. n. 25008/2001.

Tra le norme poste a tutela del know how dobbiamo ricomprendere gli artt. 98 e 99 del Codice della proprietà industriale (D.lgs. 30/2005) che lo tutela alla stregua di un marchio o di un brevetto; grazie a questa forma di protezione in caso di lesione di know how, si ha una vera e propria lesione di un diritto specificamente individuato e non è più necessario, come accadeva prima, rivolgersi alla generica fattispecie di lesione della concorrenza che riguarda gli obblighi a cui è tenuto il prestatore nell'ambito del rapporto contrattuale di lavoro (art. 2105 c.c.); e gli art. 623 e 622 del codice penale1 , che invece attengono all'obbligo di segretezza, caratteristica fondamentale da cui il know how non può prescindere.

L'art. 2105 del c.c, che caratterizza la c.d. tutela civile, è finalizzato alla salvaguardia dell'interesse del datore di lavoro alla lealtà e alla fiducia del rapporto che viene a instaurarsi con i propri dipendenti.

L'obbligo di fedeltà in questione si articola sia nel divieto per il dipendente, di intrattenere affari, sia per suo conto che per terzi, in concorrenza con l'imprenditore, datore di lavoro; sia nel divieto di divulgare notizie e informazioni, che riguardano le modalità di organizzazione e i metodi utilizzati per la produzione d'impresa.

L'art. 2105 c.c. attiene alla protezione giuridica della fattispecie in esame per quanto riguarda i rapporti interni al contratto di lavoro in corso ed ha senza dubbio portata molto ampia rispetto a quanto previsto dalla disciplina degli artt. 98 e 99 c.p.i., ma, nonostante ciò, è comunque limitato quando prevede che i propri divieti possono essere fatti valere solo nei confronti dei prestatori di lavoro dell'imprenditore.

L'art. 2105 c.c. disciplina tre ipotesi per cui si ha violazione da parte del dipendente/collaboratore quando questo esercita:

  1. attività concorrente,
  2. divulgazione di notizie segrete
  3. uso delle medesime.

Tali ipotesi sono fonti di responsabilità che possono dar luogo ad un licenziamento per giusta causa, a cui potrà seguire l'obbligo al risarcimento del danno.

L’obbligo di riservatezza riguarda tutte le notizie legate all'organizzazione e lala produzione dell’impresa, che se divulgate, possano essere pregiudizievoli, sul piano concorrenziale, alla stessa impresa.

Per quanto invece attiene alla divulgazione di informazioni su know how dell'impresa, comunque sempre nell'ambito di rapporti di lavoro, da parte di ex-collaboratori o dipendenti della stessa, ci si è più volti chiesti se anche questi soggetti, titolari in passato di un rapporto di lavoro con l'impresa che possiede quel know how, dovessero comunque mantenere "segrete" le informazioni acquisite durante il rapporto di lavoro oppure, in base alla previsione dell'art 2105 c.c., non ne avessero più titolo, in quanto la norma si riferisce ai dipendenti attualmente in corso di rapporto di lavoro, non a quelli che lo avevano in passato.

Questo dibattito è stato risolto con la sent. 25008/2001 della Corte di cassazione, che, come già anticipato sopra, ha affermato la portata ultra-attiva vincolante delle clausole che sanciscono i divieti e gli obblighi per i dipendenti e i collaboratori.

Di conseguenza, se siamo nel caso delle c.d. conoscenze segrete (artt. 98 e 99 c.p.i. e artt. 622 e 633 c.p.) la loro rivelazione a terzi o semplicemente il loro utilizzo da parte dell'ex dipendente, diviene perseguibile proprio sulla base di quanto previsto dal codice di proprietà industriale e dal codice penale.

Analizzando più in dettaglio la portata innovativa delle disposizioni del codice della proprietà industriale si può notare che la tutela riconosciuta al know how sia una tutela di tipo assoluto, visto che inserisce la figura del know how fra i diritti di proprietà industriale e quindi riconoscendogli natura di bene giuridico.

Prima infatti dell'entrata in vigore del c.p.i., la tutela posta a protezione della fattispecie in esame era relativa, indiretta e frammentaria; per tanto si riconosceva la possibilità di non utilizzazione e di impiego del know how, soltanto per alcuni e determinati soggetti, cioè solo per quelli che erano entrati in possesso delle conoscenze, dato il particolare legame che li legava al titolare del know how.

In sostanza le informazioni aziendali venivano predisposte per tutelare altri interessi, quale, quello alla fedeltà verso il possessore del know how, e quello attinente al libero e leale svolgimento della concorrenza, interessi che venivano in considerazione (art. 2105 c.c.) proprio perchè il know how non era considerato un diritto da tutela in maniera assoluta, visto che la sua protezione scattava solo quando vi era un comportamento sleale verso l'imprenditore in ambito concorrenziale.

Quindi le conoscenze venivano tutelate al fine di impedire che la rivelazione a terzi potesse costituire atto di concorrenza sleale, comportamento considerato illecito e vietato già in sé.

Come dicevamo sopra, il nuovo codice del 2005 (c.p.i.) riconosce il diritto del titoltare del know how, e gli "aggancia" una protezione proprio in quanto tale, di conseguenza chiunque, indipendentemente dal comportamento che tiene, ha l'obbligo generale di astenersi da qualunque atto che possa ostacolare l'esercizio del diritto medesimo da parte del titolare.

Gli artt. 622 e 623 del c.p. poi, puniscono rispettivamente la rivelazione di segreto professionale e dunque tutelano la generalità delle informazioni segrete (norma generale), e la rivelazione di segreti industriali o scientifici, approntando quindi una tutela più specifica rispetto al precedente articolo, tutela infatti che si basa ed ha ad oggetto segreti che non hanno portata generale ma natura specifica, data da determinate conoscenze proprio in quel settore d'attività (norma speciale).

Gli articoli del codice penale in questione riguardano non la singola applicazione industriale ma quello che interessa è il procedimento che ha realizzato quel determinato risultato.

La tutela che offrono le norme in questione riguarda, dal lato dei soggetti attivi, solo i soggetti determinati, in particolare quelli che hanno informazioni o conoscenza in funzione della propria professione o attività che svolgono appunto nell'ambito del rapporto contrattuale.

Le informazioni tutelate, sono tali in quanto formano il patrimono di utilità, conoscenze ed esperienze dell'azienda ma soprattutto perché sono segrete, cioè che "non siano nel loro insieme ...generalmente note o facilmente accessibili agli esperti o agli operatori del settore, che abbiano valore economico in quanto segrete" e che " siano sottoposte...a misure adeguate a mantenele tali".

Quindi è necessario che il loro insieme sia frutto di una elaborazione dell'azienda, ed è così che acquisisce quel valore economico in più/aggiuntivo rispetto ai singoli elementi che lo vanno a comporre.

La tutela know how non si esaurisce nelle previsioni che fanno rifermento ai soli rapporti interni, che vedono da una parte, le conoscenze e le informazioni di know how nella titolarità dell'imprenditore, e dall'altra i dipendenti e collaboratori che ne sono venuti a conoscenza in forza del vincolo contrattuale, necessario allo svolgimento di quel determinato settore di produzione/attività.

La protezione giuridica della fattispecie, infatti, si rende necessaria anche quando queste informazioni escono dalla sfera interna, incardinata in un rapporto di lavoro interno, per proiettarsi esternamente all'azienda, verso terzi dunque.

Quando ci troviamo davanti a rapporti esterni, è importante disciplinare al meglio il tipo di rapporto che si andrà ad instaurare con il terzo, vista l'importanza delle conoscenze e delle informazioni che si stanno trattando o che comunque si ha intenzione di trattare.

Solitamente, per i fini evidenziati, si fa riferimento al contratto di licenza.

Concessione del know how a terzi e contratto di licenza

Finora abbiamo visto il know how in merito ai rapporti lavorativi interni a settori d'attività commerciali o industriali, ma la tutela del know how rileva anche nei rapporti con i terzi.

In merito ai rapporti esterni tali conoscenze informazioni sono fornite dalle imprese attraverso la stipulazione di contratti di licenza, attraverso i quali il concedente, concede al licenziatario il diritto di sfruttare le conoscenze tecniche di cui ha il monopolio, dietro pagamento di un corrispettivo o royalty per un periodo di tempo determinato.

Per una definizione di licenza possiamo ricorrere a quella che viene fornita a livello comunitario, secondo cui gli accordi di licenza di brevetto o di know-how sono accordi in base ai quali un'impresa titolare di un brevetto o di un know how (licenziante) autorizza un'altra impresa (licenziatario) a sfruttare il brevetto concesso in licenza o le comunica il suo know how per fini inerenti alla fabbricazione, all'utilizzazione e all'immissione in commercio.

In sostanza, il licenziante trasferisce il proprio know how industriale al licenziatario.

La normativa comunitaria pone una distinzione tra:

  1. accordi di solo know how (c.d. accordi puri), nei quali il licenziante trasferisce il know-how al licenziatario, al fine del suo sfruttamento nel territorio;
  2. accordi di know how e brevetti (c.d. accordi misti), nei quali il licenziante concede in licenza una tecnologia comprendente anche brevetti in uno o più Stati membri della Comunità.

Il licenziante si obbliga a fornire al licenziatario:

  • le nozioni tecniche e la tecnologia che consentano al licenziatario di produrre i beni previsti nel rapporto contrattuale, e tutta l'assistenza necessaria per l'avvio della produzione e rendere idonei i propri mezzi di produzione;
  • la licenza di utilizzo (in esclusiva o non in esclusiva) per un periodo di tempo determinato del know how e degli eventuali diritti di privativa strumentali al raggiungimento dello scopo del contratto (ad esempio, brevetto su un particolare procedimento industriale).

Il licenziatario si impegna a sua volta:

  • a versare il corrispettivo per quanto ricevuto dal licenziante, che può consistere nel pagamento di una somma di denaro fissa o meno,
  • a produrre i beni oggetto del contratto, garantendo determinati standard qualitativi e tutti i servizi accessori e strumentali,
  • a commercializzare i prodotti,
  • a mantenere riservate le informazioni ricevute, che anche se non previsto all'interno del contratto di licenza con una apposita clausola, deve ritenersi presente in quanto connaturato al contratto stesso ed è un carattere del know how insopprimibile e dal quale non può prescindere,
  • il divieto per il licenziatario di concedere sub-licenze o di cedere la licenza a terzi; il divieto di sfruttamento economico dello stesso sotto licenza dopo la scadenza del rapporto ovvero l'obbligo per il licenziatario di non utilizzarlo per scopi diversi da quelli previsti in licenza.

 

Note:

(1) Art. 622 Rivelazione di segreto professionale
Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e' punito, se dal fatto puo' derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.

Art. 623 Rivelazione di segreti scientifici o industriali
Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, e' punito con la reclusione fino a due anni.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.

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